Qualcuno vuole registrare un marchio uguale al tuo? C'è l'opposizione

Una domanda di marchio simile alla tua è stata pubblicata. Se arriva in fondo alla procedura, accanto al tuo nome nasce un diritto di un altro, e legittimo. Prima che succeda c'è un passaggio, uno solo: l'opposizione alla registrazione. Si deposita davanti all'ufficio marchi entro tre mesi dalla pubblicazione, e chiede di respingere quella domanda perché confondibile con il tuo marchio anteriore. Non è una causa: è un procedimento amministrativo, più rapido e meno costoso di un contenzioso.

Il primo passo viene prima di tutti: se lo salti, gli altri non esistono.

Passo 1. Accorgiti che la domanda esiste

Nessuno ti avvisa. Quando una domanda di marchio supera l'esame formale viene pubblicata, in Italia nel Bollettino ufficiale dei marchi, in Europa nel bollettino EUIPO: un bollettino che tu non leggi, mentre i tre mesi corrono in silenzio. Quando te ne accorgi perché vedi il prodotto sullo scaffale, di solito il termine è passato da un pezzo e il marchio è già registrato.

È esattamente il vuoto che la Sorveglianza copre: monitoriamo ogni giorno le banche dati nazionali ed europee e ti avvisiamo quando qualcuno deposita un segno simile al tuo, mentre la finestra dei tre mesi è ancora aperta. L'opposizione è l'azione. La sorveglianza è ciò che ti mette nella condizione di poterla fare.

Passo 2. Controlla che sia una domanda, non un uso

Quel segno è già sul mercato, su un'insegna o un'etichetta? Allora lo strumento cambia. La diffida per il marchio si rivolge a chi sta già usando sul mercato un segno simile al tuo: la mandi tu, tramite un legale, per imporre lo stop. L'opposizione si rivolge a chi sta cercando di registrare quel segno: la depositi davanti all'ufficio marchi perché la sua domanda non diventi una registrazione valida.

La differenza è di prezzo, prima che di forma. Chi possiede un marchio registrato ha un diritto esclusivo, e per toglierglielo serve una domanda di nullità, lunga e costosa. Fermarlo quando è ancora una domanda costa qualche centinaio di euro e si chiude in tempi ragionevoli. Stesso conflitto, due prezzi che non hanno niente in comune.

Opposizione, diffida o nullità: quale strumento, quando

Tre strumenti, tre momenti diversi. Confonderli fa perdere tempo e diritti.

• Opposizione: la domanda avversaria è stata pubblicata da meno di tre mesi e non è ancora registrata. È la mossa più economica e più netta. Usala finché la finestra è aperta.
• Diffida: qualcuno sta già usando sul mercato un segno confondibile. Serve a imporre lo stop all'uso, a prescindere dalla fase di registrazione.
• Domanda di nullità: il marchio confondibile è ormai registrato e i tre mesi sono passati. È la strada che resta, ma è più lunga e più costosa: è il prezzo di non essersi accorti in tempo.

Passo 3. Verifica di avere titolo per opporti

Non chiunque si senta disturbato può opporsi. La legge dice chi ha titolo: il titolare di un marchio anteriore, cioè registrato o depositato prima della domanda che vuoi bloccare (è il caso più comune: il tuo marchio viene prima, il suo dopo); il licenziatario esclusivo di quel marchio, che ha un interesse diretto a difendere il segno che sfrutta in via esclusiva; i titolari di determinati diritti anteriori, per esempio su nome, ritratto o segni notori, che la domanda altrui andrebbe a calpestare. Fuori da questo elenco, l'opposizione non si può proporre.

È qui che si vede se la registrazione è stata fatta bene. Il tuo marchio è anteriore, in uso e coperto nelle classi giuste? Allora l'opposizione poggia su qualcosa. Se è registrato male, nelle classi sbagliate o non in uso, apre il fianco: la controparte può contrattaccare e mettere in discussione la validità del tuo stesso marchio. Questo controllo si fa prima di depositare, non dopo.

Passo 4. Conta i tre mesi dalla pubblicazione

Dalla pubblicazione parte il cronometro. Hai tre mesi per depositare l'opposizione, non uno di più. È un termine perentorio: non si sospende, non si recupera, non si riapre per una buona ragione. Se scade, quella porta è chiusa per sempre e ti resta solo la strada, più impegnativa, della nullità a registrazione avvenuta.

Tre mesi sembrano tanti. Ti accorgi della domanda al secondo mese? Il tempo per verificare il titolo, ricostruire la confondibilità, preparare l'atto e depositarlo si mangia le settimane in fretta.

Passo 5. Scegli il tavolo: Italia o Europa

L'opposizione si presenta all'ufficio dove è stata depositata la domanda che vuoi fermare.

Se la domanda è italiana, l'opposizione si presenta all'UIBM e il diritto amministrativo è di circa 250 euro. Se la domanda è un marchio dell'Unione europea, l'opposizione si presenta all'EUIPO e la tassa è di 320 euro. In entrambi i casi il termine è lo stesso: tre mesi dalla pubblicazione.

Sono cifre da tenere accanto al costo di una causa civile per contraffazione, non da guardare da sole. Quanto ti costerebbe non opporti, e ritrovarti un marchio identico registrato accanto al tuo? Il confronto non regge.

Passo 6. Scrivi l'atto, e fallo firmare a chi ne risponde

Un'opposizione non è un modulo da spuntare. È un atto tecnico in cui vanno costruiti il confronto tra i segni, l'affinità tra le classi e il rischio di confusione per il pubblico, con prove e argomenti che l'ufficio possa accogliere. Che due marchi siano opponibili dipende dalle classi, dall'affinità tra prodotti e servizi e dal rischio di confusione, non dall'impressione a colpo d'occhio. Un'opposizione impostata male viene rigettata, e nel frattempo la finestra dei tre mesi si è chiusa.

Da noi l'opposizione la redige e la firma l'Avv. Elena Finotti. Della parte legale risponde lei.

Passo 7. Usa il periodo di raffreddamento

Depositata l'opposizione, la procedura non salta alle conclusioni. Si apre prima un periodo di raffreddamento (il cooling-off): in genere due mesi, prorogabili su richiesta di entrambe le parti. Serve a far parlare i due contendenti prima che l'ufficio decida.

Molte opposizioni si chiudono qui: la controparte ritira la domanda, limita le classi o accetta un accordo di coesistenza. Un marchio ritirato in questa fase è un problema che sparisce senza una decisione contro cui fare ricorso. Trattare il raffreddamento come un intervallo, e puntare tutto sullo scontro, vuol dire buttare via l'occasione più economica di chiudere.

Passo 8. Aspetta la decisione

Se l'accordo non arriva, la procedura prosegue: si scambiano memorie e prove, e alla fine l'ufficio decide se accogliere l'opposizione, respingendo in tutto o in parte la domanda avversaria, o rigettarla.

Di questi passi, il primo è l'unico che non si rifà: passati i tre mesi, nessuna competenza legale li fa tornare. Se oggi il bollettino non lo legge nessuno per te, comincia da lì.

Domande frequenti

Contenuto elaborato dall'Autore con l'ausilio di tecnologie di intelligenza artificiale.